La marca no inscrita

Resumen

El Sistema de Marcas se asienta sobre los principios de inscripción y de especialidad como garantes de la seguridad jurídica y del tráfico mercantil que son tradicionalmente reconocidos en nuestro Derecho positivo y que, pese a ello, deben ser cuestionados. La marca es, ante todo, una realidad material, fruto de un momento de inspiración o de un tiempo de trabajo y de reflexión, y estos principios no encierran la totalidad de la vida de las marcas en el mercado, donde concurren determinados signos no inscritos que deben ser protegidos como una mera cuestión de justicia material. En la tesis doctoral se abordan aquellos supuestos del Derecho de Marcas que constituyen excepciones admitidas por la Ley de Marcas al sistema registral del nacimiento del derecho, en concreto, algunas categorías de marcas como la marca notoria o la marca renombrada; los supuestos de vulneración de derechos como la dilución o el parasitismo, y la declaración de caducidad por falta de uso efectivo aun cuando exista el recuerdo de la marca histórica; para ello se han estudiado las posiciones doctrinales mantenidas por los autores nacionales y extranjeros más relevantes en esta materia así como la jurisprudencia nacional del Tribunal Supremo y de la llamada jurisprudencia menor, que es la que comprende la mayoría de los casos planteados y, naturalmente, las líneas doctrinales seguidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Inicialmente se parte del sistema español de marcas integrado dentro de la Teoría General del Derecho que comprende el nacimiento de la marca, su naturaleza jurídica, concepto y funciones. Dentro de éstas se propone como función principal la de identificación de bienes o servicios y las accesorias de determinación del origen empresarial o profesional, función informativa o de comunicación, función indicadora de la uniformidad o de la calidad, función de concentración del fondo de comercio y del prestigio, función publicitaria; la función de inversión, siguiendo la línea jurisprudencial marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y, finalmente, la función ornamental como función jurídica propia y accesoria de la marca, aun cuando el uso que se hace de la misma no tiene como finalidad distinguir el producto o el servicio que identifica sino realizar un uso decorativo o de reclamo publicitario específicamente a través de utensilios de marketing o de elementos arquitectónicos pero que, en suma, redundan en la difusión y notoriedad de la propia marca. Sentado todo lo anterior se entra en el análisis de la marca meramente usada; su regulación en el derecho comparado; la protección conferida al usuario extrarregistral dentro de nuestro ordenamiento interno y su tratamiento por la jurisprudencia. A diferencia de la propiedad intelectual en la que el derecho nace por el solo hecho de su creación, bien puede decirse que en materia de marcas el derecho nace de su aplicación, la cual además es necesaria, pues de otra forma el derecho sobre la marca es susceptible de una declaración de caducidad. Seguidamente se estudian las tres categorías de marcas expresamente reconocidas en nuestro ordenamiento: (i) la marca extranjera notoriamente conocida en España (Sistema CUP); (ii) la marca notoria y (iii) la marca renombrada; todas ellas con especial referencia a su difusión e implantación. Como es sabido, si la marca alcanza un intenso grado de difusión dentro de los sectores interesados se protege por encima del principio de especialidad atendiendo al grado de complementariedad estética o funcional; y cuando la marca es conocida por el público en general, el reconocimiento del renombre le permite extender su protección sin limitación alguna a cualquier género de productos o servicios. Atendiendo a estos criterios se examinan los presupuestos que hacen valer la protección reforzada, a saber: (i) registro válido, (ii) intensa difusión de la marca inscrita, determinada por la concurrencia de criterios cuantitativos o cualitativos apreciados alternativamente, es decir, no de forma cumulativa, (iii) identidad o semejanza entre la marca registrada y el signo confrontado, (iv) uso del signo posterior para distinguir bienes o servicios que no sean similares y, finalmente, (v) inexistencia de uso indebido de la marca posterior, por concurrir justa causa derivada de una facultad legal o contractual o cuando el aprovechamiento indebido no sea evitable. Respecto de estas categorías jurídicas se expone su régimen legal, posición doctrinal, mercado relevante, situación en los supuestos de marca colectiva y de garantía, y su tutela frente al registro posterior y frente al uso inconsentido. Observando su tratamiento en la jurisprudencia hemos apuntado cuatro líneas de las que, a nuestro entender, se han servido los tribunales para hacer valer su protección: (i) la notoriedad como hecho, (ii) procedencia, (iii) aprovechamiento indebido de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca anterior y (iv) protección del consumidor o usuario; criterios que son fácilmente diferenciables doctrinalmente, pero que la jurisprudencia ha recogido de forma asistemática. Sin perjuicio de lo anterior, es sabido que la marca renombrada se encuentra expuesta a sufrir serias agresiones por parte de otros operadores concurrentes en el mercado cuando es utilizada de manera que disminuye su capacidad de identificación o diferenciación o su propia reputación; y eso es lo que se conoce como dilución de la marca. En este sentido y acogiendo la clasificación tradicional de dilución de la marca renombraba: por debilitamiento y por degradación, hemos propuesto dentro de cada una de estas categorías las siguientes modalidades: respecto de la dilución por debilitamiento de signo: (i) el menoscabo de su carácter distintivo, (ii) el menoscabo de su fuerza distintiva y (iii) la pérdida de exclusividad; y para los supuestos de dilución por degradación: (i) la influencia negativa del signo, (ii) el uso alterado del signo de manera ofensiva y (iii) el desprestigio de la calidad. Todas ellas han sido tratadas con detenimiento en el capítulo quinto de la tesis doctoral. Tanto en los supuestos de dilución, en los que el tercero usurpa la marca, como en los de parasitismo en los que se beneficia de ella, son presupuestos necesarios según la línea jurisprudencial del Tribunal de Luxemburgo: (i) que exista un vínculo o asociación mental entre las marcas confrontadas, en virtud del cual, el público pertinente relaciona el signo con la marca pero no los confunde y, (ii) que se produzca un cambio de comportamiento económico en el consumidor medio o un serio riesgo de que éste se produzca en el futuro. Finalmente la tesis contempla el recuerdo de la marca histórica, es decir, aquellos signos que llegaron a adquirir renombre y que por circunstancias del mercado han caído en desuso, pero no en el olvido. La tensión surge en estos supuestos alentada por el tercero que pretende apropiarse de la marca pues, frente al monopolio creado a perpetuidad en favor del titular registral -como excepción al principio de libre competencia-, se impone el uso efectivo de la misma bajo sanción de caducidad. En este contexto, el Tribunal General ha anulado el registro de una marca europea apreciando que el nuevo solicitante de la marca histórica había obrado de mala fe, entre otros motivos: (i) por no haber instado previamente la caducidad de la marca, (ii) por el uso serio que se había realizado de la misma, (iii) por entender que perduraba cierta notoriedad residual de la marca y, finalmente, (iv) atendiendo a la lógica comercial. Contrariamente podría darse el mantenimiento registral de una marca histórica no usada obedeciendo a una pretendida finalidad meramente especulativa, al haber sido adquirida por un tercero bien para eliminar a un competidor del mercado, o bien, para adquirir su fondo de comercio, en cuyo caso nos encontraríamos ante un supuesto meridiano de caducidad por falta de uso efectivo.