Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales

Resumen

El tema de tesis se centra en los conflictos por incompatibilidad derivados de la coexistencia de estos institutos, atendiendo, principalmente, a la Ley de Marcas, a la regulación societaria y la normativa represora de la competencia desleal, por una parte, y por otra, al tratamiento jurisprudencial cambiante y diverso que ha merecido esta cuestión que, tradicionalmente, ha sido resuelta por el Tribunal Supremo con dos soluciones absolutamente contrapuestas: si se ha declarado la nulidad de la denominación social que se usa en violación del derecho de marca y la consecuente condena a modificarla (con la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1985, caso Lever Ibérica, SA c. Domestos, SA, como máximo exponente), también se ha proclamado la coexistencia entre las dos con la prohibición a la sociedad titular de la denominación social registrada de usarla como signo distintivo en el tráfico (con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994, caso Hernández Pérez Hnos., SA c. Hernández Pérez e Hijos, SA como sentencia representativa de esta línea jurisprudencial). Todo ello, con la consiguiente integración de los comentarios y valoraciones doctrinales. El tema propuesto suscita especial interés por varios motivos que se canalizan a través de dos argumentos que justifican en su totalidad la vigencia y actualidad del objeto de estudio. En primer lugar, por el interés económico del problema abordado, habida cuenta del valor en el tráfico económico que adquieren los signos distintivos de la empresa como activo inmaterial e instrumento de transparencia del mercado. En segundo lugar, en atención a la necesidad de certidumbre y coherencia del ordenamiento jurídico que exige instrumentos garantes de la seguridad jurídica. Si bien es cierto que el objeto de estudio ha merecido el calificativo de tradicional, también lo es que su actualidad y relevancia quedan patentes al corroborar la existencia de circunstancias que distan de alcanzar su agotamiento y que a su vez constatan su plena vigencia. En efecto, además de la divergencia jurisprudencial en la solución dada a los conflictos, de las novedades introducidas en la Ley de Marcas de 2001, de los consiguientes debates en el seno doctrinal y la nueva dimensión que cobra el asunto por la necesaria interpretación de esta regulación conforme al derecho comunitario, se han de añadir las importantes implicaciones deducidas de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2007, recaída en el asunto Céline, ya no solo en la formulación de las relaciones entre marcas y denominaciones sociales, sino también en la repercusión de esta doctrina en el ordenamiento jurídico español, en concreto, en el orden legislativo y jurisprudencial dispensado al objeto de estudio. A las anteriores circunstancias se debe añadir la conveniencia de su estudio en la actualidad. De un lado, el período de vigencia de la Ley de Marcas de 2001 es un lapso temporal apto para detectar una masa crítica suficiente de fallos jurisprudenciales en los que se aplica e interpreta la Ley de Marcas de 2001 por los diferentes órganos jurisdiccionales y, asimismo, para recabar la valoración doctrinal. De otro lado, el lapso de tiempo transcurrido desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de septiembre de 2007, en el asunto Céline, ha permitido identificar, tanto su aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales, como las críticas doctrinales en el seno de la Unión Europea, y, en lo que más interesa, en el correspondiente a nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, no se deben desconocer las recientes propuestas legislativas en materia de derecho de marcas que tratan los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Se trata, en primer lugar, de la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea, en las que el legislador de la Unión plantea, en lo que ahora interesa avanzar, una regulación expresa y más concreta sobre el objeto de estudio. En segundo lugar, y en el ámbito nacional, tampoco se debe desconocer la reciente presentación de la Propuesta de Código Mercantil, en cuyo texto también se protege a las marcas o nombres comerciales notorios o renombrados, ya no solo desde la regulación marcaria —pues continúa recogida en la Ley de Marcas—, sino desde el prisma societario, concerniente al registro de la denominación social. El desarrollo analítico propuesto —una vez acotado el objeto de estudio—, parte de la sistematización y análisis de la noción, de la naturaleza jurídica y de las funciones económicas y jurídicas atribuidas a la marca y a la denominación social por las que determinar, concretamente, los contornos de los supuestos de incompatibilidad entre ambas figuras, para, posteriormente, revisar el tratamiento dispar que ha merecido la cuestión a la luz de los antecedentes legales, de los pronunciamientos de nuestros tribunales y del comentario de la doctrina especialista. A continuación se analiza el tratamiento normativo actual de los conflictos en los diversos instrumentos legales aplicables al objeto de estudio y correspondientes a distintos ámbitos jurídicos. Sin perjuicio de que, principalmente, se centra la atención en la vigente Ley de Marcas y en la regulación de la competencia desleal, así como en su reflejo en la reciente jurisprudencia y doctrina autorizada, también se examinan aquellos aspectos jurídicos circunscritos todos ellos al ámbito nacional, comunitario, en su caso, internacional, así como a ordenamientos jurídicos de otros estados mediante el recurso al estudio del Derecho comparado. A la hora de acotar el ámbito del estudio de Derecho comparado se han tomado en consideración diversos criterios que permitan identificar aquellos ordenamientos extranjeros cuyo análisis aporte mayor interés. De esta forma, la elección de los ordenamientos jurídicos sobre los que se aplica el estudio comparado atiende, primordialmente, a los criterios de la utilidad y de la relevancia de los ordenamientos seleccionados. A la luz de estos criterios se justifica en su totalidad, de un lado, la necesidad de analizar ordenamientos representativos en el ámbito de la Unión Europea y, por tanto, sujetos a la armonización en materia de marcas —como son los ordenamientos de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido—, y en contraposición el ordenamiento jurídico de Estados Unidos como paradigma del sistema marcario anglosajón. El tratamiento de la cuestión en el derecho estadounidense es una de las metas ineludibles en atención a contraponer la regulación sobre la cuestión que ofrece este importante sistema jurídico frente a los ordenamientos jurídicos continentales seleccionados, y, fundamentalmente, frente al español, para así contemplar las similitudes y las diferencias entre los valores y fines establecidos en el sistema marcario anglosajón y los establecidos en el sistema de los países miembros de la Unión Europea, que permitan, finalmente, deducir una serie de conclusiones que viertan mayor claridad a la cuestión. Con todo, la exposición de los anteriores apartados desemboca en el análisis detallado de los dos tipos de conflicto a la luz de la interpretación conforme al Derecho de marcas de la Unión Europea, y, finalmente, la revisión del planteamiento de una propuesta de armonización legislativa en la materia, de la que deducir, finalmente, un conjunto de conclusiones alineadas con el objeto del presente trabajo.